涉外经济活动中的知识产权保护问题

樊永富律师
(南京知识律师事务所,210009)

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世界经济已经进入知识经济的时代，如果说农业社会的最大资源是土地、工业社会的最大资源是有形资本的话，那么当今社会的最大资源就是知识产权这一无形资产。作为世界经济组成部分之一的中国经济同样也不可能背离这个规律。在当前我国依托对外开放、积极引进外资、努力开展对外经济技术合作、多层次全方位开展的涉外经济活动过程中，产生、激化了大量的有关保护知识产权及开展知识产权战略的问题。如何早日发现、透彻分析、圆满解决这些问题成为我们能否在涉外经济活动中确保自身经济安全与经济利益的关键性焦点。
知识产权就是一切人类智力活动的成果权，也叫做智慧财产权，主要包括包括专利权、商标权、著作权以及反不正当竞争中的商业秘密（专有的技术信息与经营信息）等。随着TRIPS协议在GATT的乌拉圭回合谈判中的达成，知识产权问题在世界贸易中的地位得到了进一步的凸现，成为当代国际科技与经济合作的基本环境条件之一。虽然我国目前还尚未完成入世谈判，但是在涉外经济活动中知识产权保护问题时时刻刻都摆在我们面前。在过去的涉外经济活动中对于知识产权问题，我国的企业吃了大量的亏、受到了很大的损失，其教训是深刻的。但是，由于在全社会没有真正确立起知识产权意识，绝大多数的企事业单位，尤其是其中起决策作用的企事业单位领导，仍然没有将有利于本单位长远发展的知识产权战略问题放在应有的位置上。在行将“入世”之时，对知识产权一向陌生的国内大多数企事业单位来说，尽快熟练掌握知识产权国际游戏规则是至关重要的。反之，在我国市场经济发展的新环境中和“入世”在即的大趋势下，我国企业如果缺乏足够的认识，不懂得如何把经营战略的重心放到注重知识产权法律保护的基点上，就会苦无对策，坐失良机。通过本次调研，发现了许多具有共性的问题，值得加以总结并迫切地需要相关的企事业单位及时采取有力措施加以解决。本文从涉外经济活动的主要类型入手，分析在该类活动中出现的典型的知识产权问题并相应地提出有关的建议或对策。
一、 引进外资中的知识产权问题
积极引进外资以及先进技术，开展技术、产品的进出口贸易，是加快企业技术进步和搞活企业经济的重要内容和途径。在引进外资的过程中，由于我国某些企业或相关部门不懂得知识产权制度的专有性、地域性、时间性原则，往往急于达成引资的协议而忽视了对外方提供的、作价入资或许可使用的专利、商标、商业秘密等知识产权的审查核实，无端地多支付了本不应支付的大笔费用，使中方受到损失、合资企业处于被动。
1、 知识产权的有效性问题
正如我们所了解的那样，知识产权是具有地域性、时间性、无形性的权利，在一国有效的知识产权不一定在另外一国就必然受到保护。除商业秘密外，知识产权都是在一定期限里的权利，而不是永久的权利。在引进外资中，中方往往盲目迷信外方宣传的其技术有多少多少项专利、专有技术如何先进、如何独家所有，而不认真考察核实协议中所涉及到的知识产权的有效性问题，使得外方抬高出资的作价评估先期获得了额外的收益。
其主要表现方面有：
A、 用已经进入公有领域的过期知识产权（专利）冒充处于保护期的知识产权（有效专利）
在引进外资的过程中，外方利用中方对新技术的不熟悉及对外方的盲目迷信，故意将过期的知识产权（主要是过期专利）也作为转让或许可的标的，使中方为本已处于公有领域的任何人都可以免费使用的东西支付转让费或许可使用费。
例如，我国的某汽车厂在与外商进行合资谈判过程中，外方提出技术入股方式的具体方案，以其中的97件专利技术，共折合1600万美元入股，由于这家企业不懂得专利法，没有了解这些专利技术的法律状态就草草签约。直到后来才得知，97件专利技术中的23件专利是过期的，还有29件专利已临近到期，13件则刚刚申请中，真正算数的专利只有32件，占总专利数的33%，也就是说2/3的专利是不能折算股金投资入股的，该企业吃亏上当，追悔莫及。
对于这种情况，其实中方完全可以避免，只需要在合同谈判时由外方提供有效的知识产权证明文件，同时自己或委托法律服务机构查询该知识产权的权利状态即可避免。对于经常发生的转让过期专利的问题，通过专利联机检索就可有效防止。
B、 要求对已经处于公有领域的所谓“专有技术”支付费用
该种情况类似于过期知识产权问题，只是由于属于商业秘密范畴的“专有技术”的时间性是由其自身的保密状态的持续时间所决定的，所以一旦由于某种原因（非受让方的原因）而处于公开状态，则该专有技术即属于公有技术，任何人都可以无偿使用，作为受让方有权不再支付使用费。在引进外资过程中，由于中方对相关技术的发展跟踪不紧，导致外方将公有技术作专有技术高价转让或许可我方使用，给我方造成损失而外方已先期收回成本甚至已经先期获利。
C、 没有分许可权而许可
由于知识产权的专有性特征。除非权利人授权他人有分许可的实施权，则任何人无权许可他人实施权利人的知识产权。如果外方对其许可中方使用的知识产权（主要表现为专利、商标）并不享有分许可权，且并非是该知识产权的权利人，则其许可中方的行为超越了其权利范围。致使中方在使用了该项知识产权之后必然将会成为侵权人，到时中方将要承担侵权责任，尤其是在中方将产品销往权利产生国时，更会给中方造成重大损失。
例如，在前些年，我国的一些电视生产厂家从日本引进了许多彩色电视生产技术和生产线，其中包括一些专利技术。但这些从日本引进的技术中，有相当一部分专利技术并不属于日本厂商，而是日本厂商从美国RCA公司购买的。但在谈判时，日本没有提及这方面的情况，而我国的许多生产厂家也没有经验。在谈判、签约时没有考虑到引进技术中涉及的第三方的专利的问题，没有写上效力担保条款，明确双方在涉及第三方专利时的权利、义务和责任。致使在我国彩电市场趋于饱和，许多厂家在积极寻求彩电出口创汇而出口到美国和西欧一些国家时，美国RCA公司就向我方提出侵权和赔偿要求，要求和我方进行专利许可谈判，否则这些彩电不能进入美国和西欧市场，从而使我国企业的利益受到很大损失。
对于出口中存在的知识产权问题我们将在第三部分详述。
D、 要求国内企业对其在国内并不享有权利的外国知识产权支付费用
外方经常利用中方在知识产权地域性问题上存在的模糊理解，要求中方对外方在中国国内并不享有权利的外国知识产权支付使用费。而根据知识产权的地域性特征，在一国受保护的知识产权并不必然在另外一国同样受到保护或受到同样的保护。所以对于一些已经过了优先权期限的外国知识产权（主要是指外国专利），中方完全可以免费拿来使用而无须支付任何许可使用费（权利金），如果外方对此要求权利金就是外方对中方的一种盘剥行为，在以此作价出资时就是一种变相的虚假出资行为。
但是，如果我国企业生产的产品主要是外销到该受到知识产权保护的国家的话，外方要求支付知识产权使用许可费的要求就是完全合理合法的。反之，如果产品只是在国内销售且外方的知识产权已经过了优先权期限而不可能在中国境内获得知识产权的话，外方的要求就是完全没有道理的。
2、 在投资中利用将相关知识产权分割转让的方式进行控制
外方为了在经济上达到控制中方或合资企业的目的，同时避免过于引人注目或投入过多产生风险，而往往抛弃那种以股权控股方式加以控制的做法，转而采取在知识产权方面加以控制。由于合资企业中往往采用的是外方投入或许可使用的技术，其知识产权控制方式更能达到以小投入达到强力控制的目的。外方对此经常采取的方式是将相关的知识产权分割转让或许可：或只转让、许可中方使用其某主项目专利技术而不转让、许可必须配套使用的专利技术，保留部分不转让或转让给其自己的外资公司，使得受让方的配件来源或原料来源被外方垄断或控制，受让方只得受制与人；同样地，外方或只转让、许可中方使用专利技术而不转让、许可使用相关的专有技术，使得受让方依此技术生产出的产品在质量上不能与完全由外方自身生产的产品一致，致使在市场竞争中出于劣势。由于工程项目已经完全启动生产，外方往往再次向中方兜售其相关技术，而中方迫于市场形势，如不购买其相关技术则先期的投入不能发挥预期的效用，在此压力下中方只得屈从于外方。
3、 将侵权技术或产品到国内投资生产
由于世界各国对知识产权保护工作的日益加强，尤其是在发达国家知识产权保护已经被放在战略性的高度上，行政执法部门及司法部门对知识产权侵权行为的打击都是不遗余力的。于是某些不法商人在其本国实施侵权行为的风险也就越来越大，他们为了规避风险往往持侵权技术或产品到外国投资生产。按照知识产权地域性的特征，如果它国的权利人未在中国获得保护，则以此种方式生产出的产品或使用的方法在中国境内并不侵犯他人权利，对此我们往往还可以接受。但是这种方式给中方或合资企业带来极大的风险，风险主要存在于以下几个方面：
1) 产品出口存在风险
由于是通过侵权技术所生产出的产品，所以该产品不能越出国境。一旦产品出口到权利人享有权利的国家或地区境内时，就成为侵权产品而将面临侵权诉讼，其后就是高额的侵权损害赔偿，生产企业往往得不偿失。如果企业当初就是为了出口外销的目的而建立的，则该目的将永远没有实现的可能。
2) 企业扩大生产存在风险
由于知识产权制度中存在着优先权制度（主要是指专利和商标），权利人只要在优先权期内，则随时可能依据优先权原则在国内相关的知识产权管理部门获得知识产权的行政授权并可立即主张权利。那么自此我方不仅不能出口到国外，而且在本国市场中也失去了继续扩大生产的可能。依照先用权原则，享有先用权的一方只能在原有的规模及范围内继续使用，否则就构成侵权。
3) 引资环境存在风险
在引资环境方面，硬件条件是问题的一个方面，软件环境条件是问题的另一个方面且越来越受到外商的重视。作为软件环境的重要构成要件的知识产权保护环境方面，外商历来是非常重视的。其不会将花费大量时间与成本的知识产权投入到一个不能保护其权益的国家和地方，如果某处对于知识产权侵权行为持放任态度，那么我们可以发现外商除了投资设立劳动密集型的企业外不会在该处投资设立真正的技术密集型企业。那么作为我方对外开放意图之一的引进外国先进技术的初衷就根本不可能达到。
一旦某处是知识产权“侵权者天堂”的恶名远扬时，引进合法诚实外商的机会也就彻底丧失了。它对我国的国际声誉将造成极大的损害，因为放任侵权技术投资的行为就类似于一种收脏、窝脏行为，我方本意是引进外资及其先进技术，但实质上却是让恶意的侵权人获得了本不属于它的好处，同时我们自己又背上了侵犯他人知识产权的恶名。
对于此类问题的对策，我方应做到：
首先是在引进外资的合资、合作，技术许可使用、转让协议中明确约定知识产权权利瑕疵担保责任条款，写明外方出现以上问题时，应对中方或合资公司承担何种责任。
其次是在谈判过程中，中方要严格审查外方提供的知识产权证明文件的真实性、知识产权权利的范围、期限及其有效性。
第三是一定要自己亲自或委托专业的知识产权法律服务机构查询与协议涉及的知识产权相关的知识产权的法律状态、内容，做到心中有数，作为谈判中的极为重要的筹码。
二、 在对外合资合作中我方知识产权应保护而未保护的问题
在对外合资合作过程中，中方对自己所有的知识产权应加以保护而未作任何保护工作的问题尤其严重，由此而导致的国有资产流失的数额也特别可观。而且由于知识产权的无形性，这种无形资产的流失比有形资产的流失更不易引起人们的注意与重视，在等到问题完全暴露在人们面前的时候，所造成的损失已经非常巨大且不易挽回。这种损失的影响是长期性的，严重的会影响到一个企业、产业的兴亡。它给我国自身的经济安全是一种极其严重的破坏，不容我们对其有任何的忽视。此类问题主要表现在以下几个方面：
1、 技术流失问题——自有传统产业为了扩大规模而将技术作为投入引资而被外方带走
我国自有的传统产业为了扩大生产规模，而将技术投入作为引资的条件。但在对技术既没有在国内申请专利保护，也没有在产品的主要出口国申请专利保护，同时在引姿过程中也没有在合同中以及实际的操作中将其作为商业秘密（专有技术）加以强有力的保护。往往在引进外资时疏于防范而被外方掌握了关键技术、甚至于带走了全套的技术资料，使得外方即使没有中方参与的情况下也能够独立生产，结果就是外方抛开中方而使中方丧失了优势的市场竞争地位。典型的事例就是我国当年的“景泰蓝”技术以及“宣纸”技术的失密事件。
为了防范该类技术流失风险，中方应分析技术方案，考虑专利技术保护与专有技术保护方式对技术方案个案的利弊。对于应采取专利保护的应积极将相关的技术方案在国内以及产品的主要出口国申请专利，同时应适当保留在产品工艺、最佳实施效果方面的技术秘密；而对于不适应专利保护或不愿采取专利保护的技术方案应做好保密工作、完善商业秘密保护措施。在与外商谈判过程中，首先应按照国际惯例与其签订“商业秘密保护协议”以及谈判不成功时的“不使用协议”，必要时可以要求对方提供相应的有效的担保。
2、 商标淡出问题——原有的著名商标被淡出而丧失市场利益
一个国家，没有几个国际驰名商标和国际名牌，就难以成为经济强国。正是万宝路、可口可乐、IBM、松下、日立、奔驰、宝马、雀巢、皮尔·卡丹、人头马这些国际名牌商品，把美、日、法、德等国家推向了经济强国的宝座。改革开放十几年来，中国的经济发展迅速，成就举世瞩目。然而，令人十分遗憾的是，我们不但没有走近国际名牌，保住我们的驰名商标和名牌产品，反而是大量丧失和消失了。
近些年来，随着无形资产流失的日益严重，人们逐渐意识到了涉外经济活动中的商标淡出问题，相关案例在媒体上也时有报道。我国原有的著名商标在涉外经济活动中被外方有意识地淡出市场的案例层出不穷。外方为了在竞争中排挤掉中国厂商，满足其占领中国市场的需要，往往有意识地选择我国相关市场上具有较高知名度的或者知名的厂商进行合资，并借口其品牌是世界知名品牌，使用其品牌有利于开拓市场、打开销路等理由，在合资等协议中一揽子地许可或限定中方或合资企业使用其商标。而中方原来通过几十年创造的名牌在外方的刻意安排下在几年之内就被洋品牌完全取代，为此丧失了市场利益。更为迫切的是，一旦相应的外方品牌的商标许可协议到期，中方将面临极为尴尬的境地——继续使用则面临高额的许可使用费且永远受制于人，不使用则要重新投入巨额资金打造品牌且不一定成功、在与洋品牌的竞争中处于劣势。
化工部


关于加强化工核留外汇工作管理的暂行办法

1986年4月10日，化工部

序
核留进口化工产品外汇工作（简称核留外汇），是通过对使用国家化工外汇进口货单的审核，将一部分产品留下来，按质量组织国内供货，对节约下来的外汇实行外汇分成。为了巩固和发展核留外汇工作的成果，在总结化学工业部、国家物资局《关于化学工业核留进口化工产品外汇的试行办法》（以下简称《试行办法》的经验基础上，依据国家计委计财〔1982〕625号文的原则，按照化学工业部的具体情况，特制定本办法。

第一章 总则
第一条 核留外汇工作的指导思想
一、坚持合理、节约使用国家外汇；
二、支持国内化工新产品、新技术及短线进口产品的生产发展；
三、不断巩固和发展核留外汇成果，发挥其更大的作用。
第二条 核留外汇工作的主要任务
一、国务院各部委申请进口化工产品的货单，凡属化学工业部归口管理的产品，由国家物资局核转化学工业部审核；
二、多核留化工产品，积极扩大核留的资源，落实当年核留化工产品的生产和供应；
三、择优选定和抓好核留产品的措施建设项目。
四、合理使用核留外汇额度；
五、组织协调核留措施项目和核留产品所需短缺物资的进口和有关新技术、设备、仪表等引进工作；
六、传递信息，将审核过的化工产品进口货单分类汇总，并分析其品种、数量、质量、价格等情况，提给化工、物资的有关部门进行研究。通过进口化工产品的信息，以了解进口产品的动态，并预测国内产品需求情况。
第三条 组织机构
化学工业部由计划司牵头，负责组织有关生产司局、中国化工供销公司、化工装备总公司、各大区供销公司分工合作，开展核留外汇工作。计划司核留外汇处负责日常业务工作，化学工业部核留外汇办公室负责对外协调工作。
各省、自治区、直辖市化工厅（局、公司）和计划单列城市化工局（公司），可按照各自的情况，确定核留外汇工作的负责归口单位和负责人，并制订相应的管理办法,搞好核留外汇工作。

第二章 进口化工产品货单的审核
第四条 审核范围
凡用国家化工外汇属化学工业部归口审核的进口化工产品货单，经化学工业部核留外汇办公室审核同意并加盖印章后交国家物资局化建局汇总审定，安排用汇额，转经贸部门办理进口。
第五条 审核原则为扶持国内生产,从严控制进口，原则是：
一、国内相同产品在质量、数量均能满足需要的不进口；
二、国内相同产品在质量上基本符合．而数量还不能满足需要时少进口，积极组织改进国内产品质量,增加产量，或以其他等效用的产品代用；
三、可以分批进口的，不要一次进口，以免冲击国内市场；
四、对短线缺门产品，积极开拓核留资源；
第六条 审核货单的时间，在每年两次广交会前一个月,采取集中组织审核的办法，以完成进口货单的审核任务，平时对急需进口货单的审核，一般不超过20天。

第三章 核留进口化工产品的范围、资源、计划、程序
第七条 核留产品的范围，只限于国家统一安排的进口计划中用中央化工外汇进口的化工产品。
第八条 凡是化学工业部和省、自治区、直辖市化工厅（局、公司）和计划单列城市化工局（公司）归口管理的化工产品（包括一、二、三类），都属于可供核留产品的资源。
第九条 用于核留的生产能力和产品,必须是经过采取核留措施所新增的能力和产品或生产企业在完成国家计划或履行原有的供应合同后可以支配的产品。
第十条 凡经同意纳入当年核留的化工产品，统一列入年度化工生产计划，核留产品的生产，按分级管理原则，加强管理．保证按期完成。
第十一条 核留进口化工产品的程序是：
一、由化学工业部核留外汇办公室提供进口化工产品参考资料;
二、各省、自治区、直辖市化工厅（局、公司）和计划单列城市化工局（公司）于每年七月份将下年度的核留产品资源报化学工业部核留外汇办公室、国家物资局化建局，抄送所在大区供销公司备查；
三、化学工业部核留外汇办公室在落实核留产品资源的基础上，结合审核进口贷单，提出核留化工产品方案，送国家物资局化建局审定；
四、确定核留的进口化工产品，由国家物资局化建局下达核留化工产品供货通知；
五、化学工业部核留外汇办公室和国家物资局化建局每年联合召开两次核留进口化工产品衔接会，根据国家物资局化建局的供货通知，组织供需双方签订供货合同。
六、核留产品的供货合同签订后，生产企业应确保按质、按量、按期提供产品，国家物资局、化学工业部和有关的主管部门都要检查和督促合同的履行。供货单位按期向化学工业部核留外汇办公室报送合同履行情况的报表，履行后的供货合同，作为结算分成核留外汇的依据。
第十二条 核留化工产品的供应价格
一、凡有国家或部统一调拨价格的，原则上按统一调拨价格（包括浮动价格）结算；
二、没有统一价格的、参照有关地区价格；
三、对进口代理价与调拨价差较大的部分产品，为兼顾供需双方的利益，在不违背国家物价政策的情况下，由供需双方商定。

第四章 择优建设核留措施项目
第十三条 选择核留措施项目的产品方向
一、主要为增加短缺的进口化工产品,重点是精细化工,项目建成后能够核留进口产品,节约外汇；
二、项目主要依靠在企业中的技术改造、挖潜力，提高产品质量和增加新品种，见效快。
第十四条 核留措施项目的资金来源
一、以地方和企业自筹为主，多方面筹措项目所需要的人民币资金，确因需要和在可能的情况下争取国家给予贷款补助；
二、各地区和企业核留产品分成的外汇，可用以进口核留措施项目所需的物资。若外汇额度不够，可申请化学工业部的核留统筹外汇，经审批酌情予以暂借，待项目在核产品后予以归还。
第十五条 核留措施项目的审批程序
各省、自治区、直辖市化工厅（局、公司）和计划单列城市化工局（公司）于每年上半年向化学工业部核留外汇办公室申报的核留措施项目，应按照建设程序和审批权限的规定办理审批手续，将已审批的项目建议书（或设计方案）上报，经过综合平衡择优选定，并征得国家物资局化建
局确认后，由化学工业部审批下达，并根据隶属关系负责建设，按时报送建设报表。
第十六条 核留措施项目的产品分成核留措施项目建成后，其新增生产能力的全部或部分作为核留产品资源，按审批项目时确定的数量，分年度提供核留产品。
第十七条 措施项目的物资供应核留措施项目建成后，按照物资渠道申请解决，其短缺物资包括材料、设备、仪表、化工原料等，可以用核留外汇额度，组织进口解决。
一、化工原料、金属材料等的进口,可委托由中国化工供销公司或中国化工建材公司负责向经贸部门办理订货业务;
二、设备、仪表的进口业务，可委托由化工装备总公司向经贸部门办理，经委托也可承包国内一部分设备供应；
三、引进新技术仍由核留外汇办公室负责办理。

第五章 核留外汇的分成、使用和结算
第十八条 外汇分成比例按照国家计委批准的《试行办法》中规定，从进口化工产品货单中核留下来的外汇额度,其总额的50％作为节约上缴国家，30％由提供核留化工产品的地方化工主管部门和企业使用，20％由化学工业部统筹安排。
第十九条 外汇的使用方向
核留外汇应主要用于保证核留化工产品计划和扩大核留化工产品的资源，具体使用方向是：
一、为核留措施项目进口短缺的材料和关键设备；
二、为增加适销对路产品进口国内增产所需的短缺化工原材料；
三、为发展新产品、新技术、引进必要的单项先进技术和专利；
四、为进口核留化工产品所需的其它物资。
凡使用化工核留外汇进口所需的物资、技术等，由需用单位提出申请并填报进口货单，经主管部门审查同意，并经化学工业部核留外汇办公室审核，由国家物资局化建局在核留分成外汇额度内安排用汇,转有关部门办理进口手续。
第二十条 结算
核留外汇分成额度，由国家物资局根据提供核留产品的交货合同执行情况，将外汇额度按比例统一拨给化学工业部，由化学工业部核留外汇办公室办理核留外汇的分配、使用和结算。根据核留产品各单位分成的外汇额度，分户头办理结算。对当年使用不完的外汇额，可结转到下年度使用。
进口物资的国内价格，按照国家物价局的规定作价结算，由订户同有关单位结算。

第六章 附则
一、本办法由化学工业部计划司负责解释。
二、属于地方和部门掌握的外汇进口的化工产品的核留问题，可参照《试行办法》规定与有关地方和部门协商安排。
三、本办法自发布之日起试行。